禁止反悔原則是指專利法上的審批過程禁反言(prosecution history estoppel)。是專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則。很多法學(xué)專業(yè)的研究生也對(duì)禁止反悔原則進(jìn)行了一些研究，文章是一篇政法類職稱論文范文。
　　摘 要 專利權(quán)作為一種壟斷權(quán)，是對(duì)公共利益的一種劃分，在專利權(quán)利侵權(quán)訴訟中等同原則的適用不當(dāng)會(huì)使得專利權(quán)的范圍模糊不清，行政機(jī)關(guān)對(duì)專利確權(quán)的公信力也就隨之喪失。本文對(duì)比中美禁止反悔原則，擇其優(yōu)更新我國禁止反悔原則適用的條件，即采用“可專利性”條件并賦予法官相應(yīng)的裁量權(quán)。

　　關(guān)鍵詞 專利侵權(quán),禁止反悔,等同侵權(quán)

　　作者簡(jiǎn)介：荊天星，中央民族大學(xué)法學(xué)院法律碩士;周云路，華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)2014級(jí)研究生。

　　一、禁止反悔原則概述

　　禁止反悔原則是專利侵權(quán)訴訟中一項(xiàng)重要的原則，即在專利申請(qǐng)的過程中，專利權(quán)人為了獲得專利權(quán)而限制了專利權(quán)的保護(hù)范圍，或者強(qiáng)調(diào)某個(gè)技術(shù)特征對(duì)確定專利權(quán)的新穎性或創(chuàng)造性具有重要影響，遇到侵權(quán)訴訟時(shí)又出爾反爾，試圖取消之前所做的限制試圖擴(kuò)大保護(hù)范圍，從而兩頭得利。 可惜禁止反悔原則在實(shí)踐中的操作與法律規(guī)定不甚一致，且現(xiàn)存的適用標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)相對(duì)落后。

　　(一)禁止反悔原則與等同原則的比較關(guān)系

　　等同原則是禁止反悔原則的前提，只有使用了等同原則才有可能使用禁止反悔原則，禁止反悔原則是對(duì)等同原則的限制，如果等同原則適用不當(dāng)，就需要用禁止反悔原則來對(duì)它進(jìn)行限制，兩者關(guān)系密切。等同原則是在專利侵權(quán)判斷過程中常用到的一個(gè)方法，專利侵權(quán)判斷主要分為幾個(gè)步驟，第一，根據(jù)權(quán)利要求書確定專利權(quán)的范圍;第二，將權(quán)利要求書中的每項(xiàng)權(quán)利要求與被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征作比較;第三，經(jīng)過比較，判斷被控侵權(quán)的產(chǎn)品或技術(shù)的技術(shù)特征是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍之內(nèi)。在比較的過程中，由于語言的多樣性或語言的限制，往往會(huì)出現(xiàn)專利權(quán)利要求書中要求保護(hù)的是“一種用鋼絲所構(gòu)成的連接”，而被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征為“一種用銅絲所構(gòu)成的連接”等等。這些描述雖然從字面上看都不相同，但是所使用的手段是相似的，達(dá)到的效果本質(zhì)上也是相同的，如果僅僅從字面上做比對(duì)不會(huì)構(gòu)成相同從而不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)，那么對(duì)于專利權(quán)人來說是不公平的，因此等同原則就是為了遏制此種現(xiàn)象而誕生的。

　　(二)完全排除說與彈性排除說

　　完全排除說和彈性排除說都是關(guān)于禁止反悔原則和等同原則之間的關(guān)系，即禁止反悔原則對(duì)等同原則應(yīng)當(dāng)限制到什么程度的學(xué)說。“完全排除說”認(rèn)為，如果修改了權(quán)利要求的某個(gè)技術(shù)特征后，此項(xiàng)技術(shù)特征被適用了禁止反悔原則，因此在任何情況下這個(gè)技術(shù)特征都不能再使用等同原則進(jìn)行判斷。 “彈性排除說”認(rèn)為并不是適用了禁止反悔原則的技術(shù)特征就一定不能再次適用等同原則，能否再次適用等同原則需要視具體情況而定。 舉個(gè)例子，專利申請(qǐng)人申請(qǐng)保護(hù)的權(quán)利要求范圍是0-10，后專利申請(qǐng)人根據(jù)審查員的要求修改成為0-6且獲得了專利。有人使用了技術(shù)要素為7-10這個(gè)范圍的技術(shù)，即使0-6與7-10的技術(shù)所達(dá)到的效果是等同的，專利權(quán)人要受到禁止反悔原則的限制，不得反悔說他人侵權(quán)，因?yàn)閷＠麢?quán)人已經(jīng)放棄了7-10這個(gè)范圍的權(quán)利。而如果有人用了11-12這個(gè)范圍的技術(shù)要素，且這個(gè)要素與0-6這個(gè)范圍內(nèi)的技術(shù)達(dá)到的效果是等同的，專利權(quán)人是否可以適用等同原則說他人侵權(quán)呢，“完全排除說”則不能適用，因?yàn)閷＠麢?quán)已經(jīng)被禁止反悔原則限制，無論是之前放棄的6-10還是其他部分，都不能再適用等同原則。而“彈性排除說”則認(rèn)為可以適用，禁止反悔的部分是7-10這個(gè)范圍，但11-12這個(gè)部分還是可以適用等同原則將其納入保護(hù)范圍的。

　　二、我國禁止反悔原則的具體適用條件和問題

　　我國在《專利權(quán)法》中并沒有對(duì)禁止反悔原則進(jìn)行規(guī)定，但在司法解釋中有規(guī)定：專利權(quán)人如果對(duì)權(quán)利要求書或說明書進(jìn)行修改，放棄了部分技術(shù)方案，在侵犯專利權(quán)糾紛案中想將放棄的部分重新納入專利權(quán)保護(hù)范圍，人民法院不予支持。 從字面上看，禁止反悔的內(nèi)容為通過修改權(quán)利要求書、說明書或通過陳述放棄了的技術(shù)方案。

　　關(guān)于禁止反悔原則的適用，北京最高人民法院發(fā)布的《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》第44條規(guī)定，在適用等同原則與禁止反悔原則時(shí)如果發(fā)生沖突，那么應(yīng)該優(yōu)先適用禁止反悔原則，我國對(duì)禁止反悔原則制度的適用范圍采取完全排除說。根據(jù)43、45條的規(guī)定，要適用禁止反悔原則應(yīng)當(dāng)要符合以下幾個(gè)條件：專利權(quán)人為確保其專利的新穎性和創(chuàng)造性而放棄的內(nèi)容;并且放棄的內(nèi)容必須對(duì)專利權(quán)的授予或維系產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性作用。

　　以上我國對(duì)于禁止反悔原則的規(guī)定，在司法實(shí)踐中對(duì)法律的解釋并不一致，一直存在三種觀點(diǎn)：(1)針對(duì)新穎性、創(chuàng)造性所做的修改才適用。(2)申請(qǐng)人在專利審批過程中做出的所有修改均可以適用禁止反悔原則。(3)專利申請(qǐng)人為滿足“專利性條件”而做的限制和修改，應(yīng)適用禁止反悔原則。

　　禁止反悔原則對(duì)等同原則的限制程度的分歧主要體現(xiàn)在“完全排除說”與“彈性排除說”，我國司法實(shí)踐采用的是“完全排除說”，但有部分學(xué)說理論認(rèn)為完全排除說會(huì)損害專利權(quán)人的利益等等。

　　三、中美禁止反悔原則制度比較

　　禁止反悔原則不允許專利權(quán)人出爾反爾，體現(xiàn)了民法中的誠實(shí)信用原則。 但是在具體的發(fā)展和適用上，基于司法水平，美國與中國存在許多不同，下面以兩個(gè)經(jīng)典案例進(jìn)行說明。

　　(一)美國Festo案判決分析

　　美國FESTO案 是界定禁止反悔原則適用范圍的一個(gè)典型案件，在這個(gè)案子中美國確定了“可專利性”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。“可專利性”的含義是無論是為了避免與現(xiàn)有技術(shù)相沖突還是按照審查員的意見，只要是為了專利授權(quán)而進(jìn)行的修改，都會(huì)導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。與我國的“為獲得專利權(quán)滿足的新穎性和實(shí)用性”不同的是，“可專利性”的范圍更大，不僅包括實(shí)質(zhì)要件如專利的三性，還包括形式要件如滿足權(quán)利要求書要得到說明書的支持等，然而美國最高法院對(duì)此案的判決卻沒有對(duì)禁止反悔原則應(yīng)該如何限制給出一個(gè)具體的、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 　　在FESTO案中，聯(lián)邦巡回上訴法院首先對(duì)“可專利性”做出解釋，即為獲得專利滿足的法定原因，也就是除了美國專利法第102條和第103條規(guī)定的新穎性和非顯而易見性之外的，專利法中其他的關(guān)于授予專利權(quán)的規(guī)定同樣會(huì)導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，如說明書應(yīng)滿足支持權(quán)利要求書，應(yīng)指明實(shí)施專利的最好方式 等形式要求。而聯(lián)邦巡回上訴法院的法官在具體選用完全排除說還是彈性排除說時(shí)爭(zhēng)執(zhí)很大，多數(shù)法官認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用完全排除說。而在實(shí)踐中，很少有專利申請(qǐng)人的申請(qǐng)文件未經(jīng)修改就通過，如果適用完全排除說，不僅僅是修改的部分被排除在外的要素不能納入專利權(quán)人的保護(hù)范圍，連其他等同的要素也將“完全排除”在保護(hù)范圍之外。因此，最高法院提審此案，做出了具有決定性的判決，最高法院傾向于賦予法官更高的自由裁量權(quán)，根據(jù)個(gè)案進(jìn)行分析，確定了禁止反悔原則適用的條件：為了滿足“可專利性”所進(jìn)行的修改或限制;這個(gè)修改還必須將專利權(quán)保護(hù)的范圍限縮了。其次對(duì)禁止反悔原則與等同原則的關(guān)系做了判斷，最高法院主張適用彈性排除說。等同原則能夠彌補(bǔ)字面原則的不足，因此不能因一次修改就完全排除等同原則的適用，允許依據(jù)修改之后的較窄的權(quán)利要求適用等同原則。

　　(二)奧諾(中國)訴湖北午時(shí)藥業(yè)案

　　孔彥平申請(qǐng)了一項(xiàng)發(fā)明專利，名稱叫做“一種防治鈣質(zhì)缺損的藥物及其制備方法”(專利號(hào)為：ZL95117811.3)，此項(xiàng)專利的技術(shù)特征為由特定的原料和配方合成，具體原料和重量配比如下：活性鈣4-8份，葡萄糖酸辛(化學(xué)式為Zn(C6H11O7)2)0.1-0.4份，谷氨酞胺或谷氨酸(化學(xué)式為C5H9NO4)0.8-1.2份�？讖┢接�2006年與澳諾公司簽訂獨(dú)占實(shí)施許可合同，澳諾公司享有獨(dú)立起訴的權(quán)利，當(dāng)發(fā)現(xiàn)午時(shí)藥業(yè)公司生產(chǎn)并銷售新蓋特牌“葡萄糖酸鈣鋅口服溶液”，奧諾提起訴訟。奧諾起初的獨(dú)立權(quán)利要求為可溶性鈣劑(包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣)，在申請(qǐng)過程中被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為權(quán)利要求不能得到說明書的支持，因?yàn)樯暾?qǐng)人只對(duì)權(quán)利要求中的部分內(nèi)容提供了實(shí)施例，“可溶性鈣劑”包括很多種可溶性的鈣質(zhì)，但說明書中只對(duì)“葡萄糖酸鈣(化學(xué)式為Ca(C6H11O7)2)”和“活性鈣”說明了配制藥物的實(shí)施例。申請(qǐng)人根據(jù)審查意見將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。經(jīng)過鑒定，活性鈣與葡萄糖酸鈣在作為補(bǔ)鈣的藥劑上兩者是等同的，均是可吸收的鈣劑;而鹽酸賴氨酸與谷氨酸在作為與防治鈣質(zhì)缺失的配伍中，均是為了促進(jìn)鈣的吸收。

　　一審和二審法院認(rèn)為，為了使權(quán)利要求得到說明書的支持所做的修改不適用禁止反悔原則，只有當(dāng)權(quán)利要求書的修改目的是為了滿足專利的新穎性或創(chuàng)造性，才產(chǎn)生禁止反悔的效果。但最高人民法院最終認(rèn)定被控侵權(quán)專利產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，在專利授權(quán)中，專利權(quán)人通過修改僅對(duì)“活性鈣”進(jìn)行保護(hù)而放棄了“葡萄糖酸鈣”等其他可溶性鈣的技術(shù)方案，因此在專利侵權(quán)糾紛中不能將“葡萄糖酸鈣”等其他可溶性鈣納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。 由此也表明了最高院的態(tài)度，無論因?yàn)槭裁丛�因放棄的專利�?quán)內(nèi)容，都不得再重新納入專利權(quán)范圍內(nèi)――采用的是第三種觀點(diǎn)，為滿足“專利性條件”而做的限制和修改，應(yīng)適用禁止反悔原則。

　　(三)中美禁止反悔原則對(duì)比

　　美國通過FESTO案明確了禁止反悔原則的適用條件以及禁止反悔原則對(duì)等同原則的限制范圍。賦予法官自由裁量權(quán)，根據(jù)具體案情分析，但需滿足兩個(gè)條件：第一，為了符合“可專利性”而進(jìn)行的限制性修改，第二，專利權(quán)保護(hù)的范圍需因這個(gè)修改而縮小了。關(guān)于禁止反悔原則的適用，根據(jù)我國專利權(quán)法規(guī)定，應(yīng)當(dāng)符合“專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性而放棄的內(nèi)容”這個(gè)條件，但在實(shí)踐中并非如此，而是按照觀點(diǎn)二“申請(qǐng)過程中做的所有修改均可以適用禁止反悔原則”這個(gè)條件。至于禁止反悔原則對(duì)等同的限制，美國最高法院主張適用“彈性排除說”，即之前曾用過禁止反悔原則的，是否能再次適用等同原則需要視情況而定;而我國采用的是完全排除說。

　　四、總結(jié)

　　無論是美國的“可專利性”這個(gè)條件還是中國的“為了滿足專利性條件而進(jìn)行的任何修改或者意見陳述”、“為了滿足專利的新穎性、創(chuàng)造性”，在適用之時(shí)都有其各自的優(yōu)點(diǎn)，也都與各自的國情相適應(yīng)。美國的禁止反悔原則經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展才最終確立下來，我國的司法水平過去一直處于一個(gè)較低的位子，更不用說在專利法這個(gè)復(fù)雜的領(lǐng)域內(nèi)，因此，“一刀切”以確保程序上的公正更適合我國國情。然如今我國的司法改革已經(jīng)邁入一個(gè)新的階段，法官的水平也有很大的提升，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的建立更在專利案件的審理上向?qū)�業(yè)化進(jìn)一步，因此，賦予法官一定的裁量權(quán)用“可專利性”這個(gè)條件來判斷是否應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則，在我國已經(jīng)具備條件。

　　注釋：

　　佟巍、李艷艷.由最高人民法院關(guān)于侵犯專利權(quán)糾紛案件中“禁止反悔原則”的案例淺析該原則的適用方式.2014年中華全國專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)第五屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇優(yōu)秀論文集.2014年4月1日.

　　馬廣旭.論專利侵權(quán)審判中禁止反悔原則對(duì)等同原則的限制.復(fù)旦大學(xué).2011.

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條.

　　張瓊.淺談禁止反悔原則在我國專利侵權(quán)訴訟中的應(yīng)用.法制與社會(huì).2013(6).第123頁.

　　陳芳華.專利訴訟中禁止反悔原則的理解與適用.電子知識(shí)產(chǎn)權(quán).2006(2).第43頁.

　　Festo Corp. v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. ， Ltd. ，234 F. 3d 558(2000).122 S.Ct.1831(2002).

　　美國專利法第112條：說明書應(yīng)該對(duì)發(fā)明、制作與使用該項(xiàng)發(fā)明物的方式和工藝過程，用完整、清晰、簡(jiǎn)潔而確切的詞句加以敘述，使任何熟悉該項(xiàng)發(fā)明所屬的或該項(xiàng)發(fā)明密切相關(guān)的技藝的人都能制作及使用該項(xiàng)發(fā)明。

　　最高人民法院民事判決書(2009)民提字第20號(hào)。
　　政法職稱論文發(fā)表期刊推薦《行政法學(xué)研究》是教育部主管、中國政法大學(xué)主辦、《行政法學(xué)研究》雜志社編輯出版的國內(nèi)外公開發(fā)行的我國首家部門法雜志，是面向大專院校、科研院所、各級(jí)人大法制工作機(jī)構(gòu)和公安、工商、稅務(wù)、土地管理、環(huán)保等先哲執(zhí)法部門的專業(yè)期刊。雜志囊括百家、兼容并蓄，薈萃行政法理論與實(shí)務(wù)成果，弘揚(yáng)行政法治精神，為中國向政法的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

---

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來自：http://www.jinnzone.com/falilw/54751.html